批发零售服务的商标注册保护及侵权应对
2017-08-01 18:15
黄 晔
罗思（上海）咨询
有限公司
如果客户向你咨询如何在中国保护其在“批发零售”服务上的商标，你怎么回答？这个场景是不是很熟悉？想必这是商标代理人和律师经常被客户问到的问题，因此有必要对批发零售服务在商标注册申请与确权维权的现状作个检视和厘清。
关键词规范名称 确权维权 批发零售服务35类
如果客户向你咨询如何在中国保护其在“批发零售”服务上的商标，你怎么回答？这个场景是不是很熟悉？想必这是商标代理人和律师经常被客户问到的问题，因此有必要对批发零售服务在商标注册申请与确权维权的现状作个检视和厘清。
一、商标注册申请现状考量
1.批发零售服务的商标注册申请目前尚未被接受
表面理由：它不属于规范名称，即未被《商标注册用商品和服务国际分类》和《类似商品和服务区分表》所收录。其后果是，通过国内注册申请程序的申请人只能在补正中删除“批发零售”，或替换成诸如“替他人销售”的规范名称，最终也无法通过商标注册申请保护其“批发零售”服务。通过马德里国际商标注册体系延伸到中国的批发零售服务将被直接被驳回，只能删除，不能替换成第35类的其他相关服务，如“推销（替他人）”等。
实质理由：商标局于2004年8月13日作出《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》，该批复对批发零售服务在商标注册申请、商标确权维权领域产生了持续且深远的影响，使“批发零售”成为争议较大的服务名称。在该批复中，商标局根据当时《商标注册用商品和服务国际分类》（即尼斯分类）和《类似商品和服务区分表》（第八版）第35类的注释“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”，认为第35类现有的服务项目不包括商场、超市服务或商品的批发、零售服务，不接受商场超市服务或商品的批发、零售服务项目上的注册申请，并认为批发零售服务不属于推销（替他人）或不构成类似。该批复内容如下：
商场、超市属于销售商品的企业，其主要活动是批发、零售。《商标注册用商品和服务国际分类》第35类的注释明确说明，该类别服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，且“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。因此，《商标注册用商品和服务国际分类》第35类的服务项目不包括“商品的批发、零售”，商场、超市的服务不属于该类的内容。该类“推销（替他人）”服务的内容是：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。
商标局的上述批复至今有效。但商标局作出上述批复的时间为2004年8月13日，依据的是尼斯分类第八版。但在从2007年1月1日起，即尼斯分类第九版起，在第35类注释“尤其包括”项下，在原说明“为他人将各种商品（运输除外）归类，以便顾客看到和购买”后特别增加了“这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介，例如通过网站或电视购物节目提供”的说明；而在“尤其不包括”项下，删除了第八版中“其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。因此，如根据第九版之后的尼斯分类，商标局作出的上述批复理应不再适用。为减少争议、保护商标权利人、维护市场稳定，商标局有必要对该批复的现行有效性作出说明。
2.批发零售服务被有限接受
2013年1月1日起，商标局在第35类中新增7个医药领域的“零售或批发服务”，目的是为更好保护已使用商标权利人利益，维护稳定的市场秩序。在《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》中，商标局根据《商标注册用商品和服务国际分类》第十版（2013修改文本），在《类似商品和服务区分表》3509类似群中设立“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”、“药品零售或批发服务”、“药用制剂零售或批发服务”、“卫生制剂零售或批发服务”、“医疗用品零售或批发服务”、“兽药零售或批发服务”和“兽医用制剂零售或批发服务”。
商标局在该《通知》中对批发零售服务的下列解释可见，在医药领域中的服务企业“将商品的集中和归类（运输除外）以便顾客看到和购买，是一项为鼓励顾客购买而提供的服务总和，可通过传统实体商店，也可通过互联网等销售平台提供”，实质上与超市商场等批发零售业服务提供者的服务内容和范围是一致的。
新增服务属于零售或批发服务指将药品、药用制剂、卫生制剂、医疗用品、兽药、兽医用制剂等商品集中和归类（运输除外），以便顾客看到和购买。该项服务是一项为鼓励顾客购买而提供的服务总和，可通过传统实体商店，也可通过互联网等销售平台提供。新增服务商标注册所保护的对象不是上述具体商品，而是为销售该商品提供的综合便利服务行为。
虽然商标局只是非常有限和保守地在上述医药领域接受了7个批发零售服务，但我们从中似乎看到批发零售服务正在逐步被接受。批发零售是一国经济的主要部门，是经济活跃和发展的重要体现。如果批发零售服务不能在我国受到商标注册的保护，将不利于维护众多批发零售企业的商标权利和已有的市场秩序，并对国家的经济和市场造成不利影响。因此，鉴于批发零售服务在我国经济生活中的现实地位，商标局有必要在批发零售上作更多开放性的尝试，并与其他国家/地区的商标注册实践接轨。目前大多数国家/地区接受批发零售服务，并允许商标注册，包括欧盟内部市场协调局及各成员国内部的商标主管机关、美国、加拿大、英国、香港和台湾地区。
二、商标确权维权现状考量
上述商标局于2004年作出的批复，在商标确权和维权中引发较大争议，并对批发零售服务提供者的相关权利的稳定性和一致性产生较大影响。在司法实践，不同法院在审理商标侵权案件对该批复的适用，以及“批发零售”服务与“推销（替他人）”作出自己的理解，并力图对批发零售提供者作出公平公正的判决。
1.商标确权
1）行政机关的认定
商标局网站上发布数据显示：商标局和商评委于2007至2013年间，在商标管理案件、异议案件、异议复审案件和争议案件中认定了50多件第35类上的驰名商标。所涉申请人包括书籍刊物零售商--中国新华书店协会，木业零售商--成都市富森木业工贸有限公司，医药连锁商--辽宁成大方圆医药连锁有限公司，酒行--华致酒行连锁管理有限公司，商场--淄博商厦股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司，通讯产品零售商--北京迪信通商贸有限公司，超市--美商沃尔玛连锁商店公司和苏果超市有限公司，批发零售市场--北京秀水街市场有限公司等，均为主要批发零售行业及该行业领域内的主要服务提供者，被认定驰名的商标所核定使用的服务项目为“第35类：推销（替他人）”。
从上述商标行政机关对批发零售商标在确权案件中认定驰名商标的数据显示，商标局/商标评审委员会认可批发零售商提供的服务，服务项目为“推销（替他人）”。由此推论出，商标行政机关认为“推销（替他人）”是“批发零售”服务最接近和匹配的服务项目，这些批发零售商的批发零售服务与“推销（替他人）”是相同类似服务，这也符合现实状况，即只有第35类的“推销（替他人）”可以涵盖批发零售服务。通过“推销（替他人）”对批发零售服务进行商标注册保护，也是出于批发零售服务不被接受的无奈和变通之举，其目的是为了调和法律规则的缺位和市场客观需求之间的矛盾。
2）司法机关的认定
在司法实践中，一些案例显示法院的观点与行政机关驰名商标认定的数据存在不一致。
案件一：张利剑与商标评审委员会商标撤销复审行政纠纷案【(2016)京行终117号】
上诉人张利剑作为化妆品代理销售商在第35类“替他人推销”等服务上注册了第5544635号“万色WANSE”商标。才华煜针对该诉争商标提出三年停止使用撤销申请。商标局经审查认定诉争商标继续有效。而商标评审委员会认定张利剑提交的证据不足以证明其在三年指定期间对诉争商标进行了合法有效的使用，遂裁定诉争商标予以撤销。一审法院同意商标评审委员会的认定，驳回张利剑的诉讼请求。二审法院亦认定上诉人提交的证据不能证明诉争商标在三年指定期间在核定使用的“替他人推销”等服务上进行了商标法意义上的使用。
案件二：商标评审委员、长治市城区百佳购物中心与屈臣氏企业有限公司商标撤销复审行政纠纷案【(2016)京行终1915号】
上诉人百佳购物中心在第35类“推销（替他人）”等服务上注册了第4220210号“中诺百佳ZHONGNUOBAIJIA”商标，屈臣氏公司对该诉争商标提出三年停止使用撤销申请。商标局、商标评审委员会和北京知识产权法院(一审法院)均认定百佳购物中心提交的证据能够证明诉争商标在“推销（替他人）”上的使用，并认定诉争商标继续有效。北京市高级人民法院(二审法院)认为在案证据不足能证明诉争商标在核定使用的服务上进行了商标法意义的使用，原审法院关于诉争商标在“推销（替他人）”服务上进行使用的认定有误。
北京市高级人民法院在上述两起撤销复审行政案件中，认定：《商标注册用商品和服务国际分类》第35类服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，该类服务不包括“商品的批发、零售”，商场超市的服务不属于该类的内容。“替他人推销”服务的内容是：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。故在案证据不足能证明诉争商标在核定使用的服务上进行了商标法意义的使用，原审法院关于诉争商标在“推销（替他人）”服务上进行使用的认定有误，本院予以纠正。
从上述两案例中可见，商标局、商标评审委员会和一审法院北京知识产权法院的观点一致，即批发零售服务提供者对其批发零售服务上的商标的注册保护和使用，是通过第35类的“推销（替他人）”来实现的。而终审法院北京市高级人民法院认为，零售服务不属于第35类的“推销（替他人）”服务，判决的逻辑和依据来自商标局2004年的批复。
2.商标维权
法院在一些商标侵权案件中，认定批发零售服务与“推销（替他人）”为类似服务，属于第35类，并试图绕开商标局2004年的批复，通过其他路径去公平地解决批零售服务行业中的商标侵权案件的矛盾。
案件一：索俪榕与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司侵害商标权纠纷【(2014)湘高法民三终字第146号】
湖南省高级人民法院在本案中认定：批发零售服务与“推销（替他人）”为类似服务，考虑了注册背景、现实市场情况、司法解释对类似服务的规定、以及知名商业企业在“推销（替他人）”服务上的商标被认定为驰名商标的事实情况；友谊阿波罗商业公司提供的百货商品销售服务与“友阿”注册商标核定使用的“推销（替他人）”服务系类似服务。
考虑到我国未明确开放商品批发零售服务商标注册之背景，特别是考察了目前经济活动中，商业企业实际将注册于“推销（替他人）”服务的商标用以标识其商品销售服务的事实，认为商业企业对相关标识的实际使用使“推销（替他人）”服务与商品销售服务之间建立了特定的关联性，从而得出百货商品销售服务与“推销（替他人）”服务属于类似服务的结论，是对现有商标注册体系下业已形成的商业企业使用标识之客观事实的尊重。
认定服务是否类似，更应充分考察相关公众对两类服务的一般认知。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，关于“类似服务，是指在服务目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系，容易造成混淆的服务”的规定。根据分类表对第35类服务的注释，该类服务“尤其包括为他人将各种商品（运输除外）归类，以便顾客看到和购买。这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介，例如通过网店或电视购物节目提供”。友谊阿波罗商业公司提供的百货商品销售服务属于零售业服务，在目前的市场运作模式下，该种零售服务的内容不仅仅是传统单纯的销售，还越来越多地通过包括邮购、电子媒介等模式，或者通过其他多种渠道进行商品宣传、商品信息的发布、商品促销活动来吸引消费者购买商品，其目的是将商品销售给顾客。可见，商业企业不再只是单纯的销售商品，其服务内容既包括销售，还包括商业企业自身为销售商品所从事的促进销售行为。因此，在友谊阿波罗商业公司现有的商品销售经营模式下，以相关公众的一般认识而言，其提供的百货商品销售与“推销（替他人）”在服务目的、内容和对象上有较大关联性。
而且，现实市场中，确有知名的商业企业将其注册于“推销（替他人）”上的商标实际使用于商品销售服务，并因提供商品销售服务的知名度而获得驰名商标的认定或获得司法保护之事实，亦证实了国家行政机关，特别是相关公众对“推销（替他人）”与商品销售服务之关联性的认可。
案件二：深圳市米兰站商贸有限公司与米兰站(香港)有限公司侵害商标权纠纷【(2013)深中法知民终字第46号】
深圳市中级人民法院认为商标局2004年的批复不再适用，并认为：米兰站香港公司主营业务系二手名牌包的回收、清洗及出售，属于提供商品零售服务，与第35类“推销（替他人）”构成类似服务。《商标注册用商品和服务国际分类》第九版于2007年1月1日起适用，该分类表关于第35类的注释中，已经删除了“尤其不包括其主要只能是销售商品的企业，即商业企业的活动”的内容，故提供商品零售服务属于第35类服务项目中的推销（替他人）。因此，米兰站香港公司系在其注册商标核定服务的范围内使用涉案商标，米兰站商贸公司主张二手包零售服务不属于第35类服务主张不能成立，本院不予支持。
案件三：顶超（开曼岛）控股有限公司与闵芬侵犯商标专用权纠纷、不正当竞争纠纷上诉案【(2012)苏知民终字第0307号】
江苏省高级人民法院认为闵芬在其经营超市过程中突出使用“乐购”标识构成对顶超（开曼岛）控股有限公司在“乐购”商标上在第35类上的注册的侵权。涉案商标核定使用的服务类别为第35类，而在商品服务国际分类表中，第35类服务中是否包括商场或者超市目前尚未形成一致认识，但一审法院的认定在本质上并不影响商标侵权事实的认定，也不会影响本案的实体处理结果，并无不当。
上述行政机关和法院对批发零售服务的保护实践表明，目前对批发零售服务主要通过第35类“推销（替他人）”和“为商品和服务的买卖双方提供在线市场”服务项目上注册申请服务商标，从而对批发零售实体店（如家乐福、新华书店）和互联网销售平台（如天猫超市、京东商城）的批发零售服务进行商标注册保护。
三、如何通过商标注册申请对批发零售服务保护
1.厘清概念
首先，需要对商标中的“批发零售”服务作概念上的厘清。作为服务项目，申请人提供的是服务，而非商品；该服务项目是对服务来源的区分，指示服务来源，而非对商品来源的区分；该服务是为他人的利益，而非为申请人；非为销售申请人自己的商品，而是他人的商品。
根据《商标法实施条例》第三条，“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”，该条表明，申请人销售自己的商品，属于对商品的使用，而非提供服务。如果申请人是为销售或宣传自己的商品而提供商业信息、广告宣传、赞助、比赛等，属于对商标在商品上的使用，而非提供服务。
商标局编发的《类似商品和服务区分表》遵循的是《商标注册用商品和服务国际分类》（即尼斯分类）。第35类服务的注释“本类尤其包括：为他人将各种商品（运输除外）归类，以便顾客看到和购买；这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录或电子媒介提供，例如通过网站或电视购物节目。”表明，服务提供的对象和目的是为他人。中国目前没有具体可量化的标准来认定服务项目，但美国专利商标局（USPTO）在其《商标审查程序手册》（Trademark Manual of Examining Procedure，简称TMEP）1301条中对服务项目和服务商标的区分作了较为详尽的审查指导，可供参考。第35类“推销（替他人）”从字面意思上理解，即是推销他人生产的商品，而不是推销自己生产的商品。
2.区分商品商标和服务商标
上述对批发零售服务在概念上的理解有助于区分申请人的需求。如申请人是诸如超市、商场、经销商等批发零售企业，第35类“推销（替他人）、商品展示”等服务项目则是其主营和核心服务。通过前述对批发零售服务的分析，第35类的相关服务是其必须要进行商标注册保护的范围。
申请人如欲通过在第35类上的注册对其批发销售自己商品予以保护，则可理解为对其商品商标的延伸性或防御性注册保护，这种注册被保护有助于对抗和防御第三方在第35类上的恶意抢注和囤积或不正当使用。
在商标行政和司法实践中，商品和商品的批发零售服务一般不认为构成商品和服务的类似。但普通公众一般不易区分商品和批发零售服务，并在常识上认为两者具有某种关联。因此，即便申请人批发零售自己的商品，在第35类通过商标注册其商品商标有助于加强其商品商标在批发销售环节中的来源识别性，避免相关公众的混淆。这种注册保护通常可以作为打击恶意抢注，和应对第三方未经许可在非假冒商品上对权利人商标的使用行为，不失为一种保护商品商标权利人的可选路径。
上海市高级人民法院在上海麦司投资管理有限公司与维多利亚的秘密商店品牌管理公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案【(2014)沪高民三（知）终字第104号】中认为：被告麦司公司在销售并非假冒“VICTORIA‘S SECRET”、“维多利亚的秘密”商标的商品过程中，在店铺大门招牌、店内墙面、货柜以及收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIA’S SECRET”标识，且对外宣称美罗城店为维多利亚的秘密上海直营店、其系维多利亚的秘密中国总部、北上广深渝津大区总经销、中国区品牌运营商等，这可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，因此已经超出指示所销售商品来源所必要的范围，具备了指示、识别服务来源的功能，构成对“VICTORIA‘S SECRET”服务商标专用权的侵害。从上海市高级人民法院的判决思路来看，若权利人在35类（商品展示、广告、推销）上拥有服务商标的注册，且转售者的不规范标识使用行为超越了指示所售商品所必需的范围，并具有标识服务来源的效果，则可构成对服务商标的侵权。
作者：黄晔 罗思（上海）咨询有限公司
来源：《中国知识产权》杂志 总第124期
《知产观察家》
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