随着我国经济发展和“一带一路”倡议的推进,越来越多的企业开始走出国门,开拓海外市场。《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)的成员国缅甸、泰国、柬埔寨、老挝、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚等作为我国近邻,拥有丰富的自然资源和劳动力资源,市场潜力巨大,已成为我国企业出海的重要目的地之一。2023年我国与东盟双边贸易继续增长,规模达6.41万亿元,东盟连续4年保持我国第一大贸易伙伴地位,我国也连续多年为东盟第一大贸易伙伴。东南亚国家是中国企业在海外申请商标的重要地域。根据FOVEA IP(某大型知识产权在线数据库,提供数据集合、在线搜索、自定义报告等服务)的数据统计,在2021年至2023年,中国企业在东南亚申请商标的数量分别是23215件、23538件和29778件,呈逐年增长的趋势。其中泰国、印度尼西亚、新加坡和马来西亚的申请量名列前茅。
在东盟市场,我国企业出海面临诸多挑战,其中知识产权纠纷尤为突出。高朋总分所业务代表近日对越南展开深入考察,从东南亚国家商标抢注的现象以及典型案例入手,总结抢注商标的特点和原因,并提出应对策略,希望对我国企业在东南亚的商标布局和维权工作有所启发。
一、商标在东盟国家被抢注现象及其典型案例
我国企业诸多商标尤其是具有一定影响力的商标均遭遇商标抢注。例如,瑞幸咖啡在泰国遭遇商标抢注并且维权失败,导致其在泰国市场的扩张受阻,且该泰国企业还同时抢注了拼多多、蜜雪冰城、京东等品牌商标。小鹏汽车商标在印度、印尼、菲律宾也被抢注,严重损害企业利益。由于“桂花”商标并未在越南注册,“桂花”牌农用手扶拖拉机在越南等东盟国家出口销售,商标被仿冒,给公司造成巨大损失。由于商标保护具有地域性,在国内市场具有知名度的企业,在海外市场同样需要进行商标注册以获得当地法律的保护。高朋总所此次考察访谈中得知,我国电动摩托车雅迪、艾玛等驰名品牌,在越南均遭遇商标抢注,但处理方式和时机不同,导致两家公司在当地市场份额差异巨大。可见企业出海时所制定的战略决策不同对企业发展布局会产生不同的结果,企业可以通过更早的布局、更专业高效的应对最大限度维护自身利益。
以湖州某集团股份有限公司菲律宾商标撤销案来具体观察一下中国企业在东盟国家遭遇商标抢注的经过。2015年,湖州某集团股份有限公司(以下简称该公司)通过单一国申请的方式向菲律宾知识产权局提交了涉案商标注册申请。2016年2月,该公司收到菲律宾知识产权局下发的商标注册驳回通知,驳回理由系涉案注册商标已被菲律宾某个人注册。根据菲律宾商标法有关规定,在商标核准注册以后,在先权利人或者利害关系人认为注册不当的,可基于在先权利和恶意抢注提出撤销申请。据此,该公司向菲律宾知识产权局提交商标撤销申请,并提供该公司涉案商标中国驰名商标证明、其他国家商标注册证明、销售合同及报关单等在先使用证据。在相关部门的共同努力下,2021年6月,菲律宾知识产权局依法作出裁定,撤销菲律宾某个人的注册商标,菲律宾个人申请的注册商标正式失效。至此,该公司向菲律宾知识产权局重新提交商标注册申请,并于2022年10月成功取得涉案商标专用权,有效维护了该公司在菲律宾市场的商标合法权益。
简单来说中国企业商标在东盟遭遇抢注主要形式有三类,第一,从商标的基本要素方面着眼,东南亚国家商标抢注呈现一定的特点。在商标标识方面,最明显的抢注是完整抄袭权利人的商标标识,可以说是简单粗暴的复制粘贴。次明显的抢注只抄袭权利人商标的一部分,或者与其他元素结合。其目的在于既与模仿对象保持密切关系,又保持一定距离。还有一些抢注则更为隐蔽,对权利人的商标标识进行一定程度的修改,增加了与模仿对象的差异。第二,在商标指定类别方面,最明显的抢注是指定与权利人主营业务相同的类别、相同或类似的商品服务,或者将其完整包含。更为复杂的抢注是指定与权利人主营业务不相同、不类似但密切相关的类别。最棘手的是指定与权利人主营业务完全不相同、不类似也毫无关联的类别。第三,在商标申请人方面,最常见的是经销商、代理商抢注。这类人群利用职业优势得知他人商标,在重要的贸易目标国抢先申请。另外一种较为常见的是同业经营者抢注。抢注人虽然与权利人没有直接关系,但与权利人属于同行业,因此知晓权利人的商标。还有一些抢注人与权利人没有业务往来或其他关系,也不是同业经营者,通过其他渠道得知权利人的商标后抢先申请。
二、中国企业在东盟国家遭遇商标抢注的原因分析
第一,商标遭抢注的一个主要原因是商标品牌价值巨大,抢注者可以获得巨额利益。在二十多年以前,中国企业商标在海外被抢注的事件并不多见,因为能进入国际市场并具有相当知名度的中国品牌并不多见。中国企业的品牌在全球经济贸易中所占份额极少,所以国际知识产权纠纷也不多见。然而,近些年来,随着中国在国际市场上知名品牌的增多,世界范围内的知识产权纷争不断增加,中国企业逐渐成为知识产权侵权,尤其是商标抢注行为的受害者。
第二,更为重要的是权利人商标布局的缺失和滞后。国内企业,尤其是中小企业出海并非前瞻性战略规划,而是伴随业务发展转型的短期决策,为此往往是产品或业务已经出海后才想到商标保护,为此错过商标保护的“窗口期”留下抢注隐患。在商标的总体布局上呈现出品牌建设超前于品牌保护,虽然在大刀阔斧开拓市场进行推广,但是风险防患意识不足,导致留给了别有用心的分子可乘之机。一些企业,由于缺乏对品牌国际化的了解,资金实力有限,对国际市场规则不熟悉等,往往意识不到品牌保护的重要性,忽视了商标国际注册工作。等到要拓展某国市场时,才想到在该国进行注册, 此时往往发现其商标早已经在他国被人抢注。
第三,抢注人对我国市场非常熟悉,对市场更加敏感。据介绍,抢注人以华人为主,多为产品经销商、竞争对手以及其他具有商标注册经验的知产代理公司等,目的多为阻断竞争对手市场份额或以小博大,企图谋取高额利益。其中经销商抢注商标多是为了谋取市场垄断,获取高额利润;同业经营者则以攀附他人商标的声誉,造成消费者误认和混淆,以谋取不正当利益;还有恶意抢注他人知名商标后,企图通过诉讼、索要高额转让费等谋取数倍利益。
第四,商标权的地域特征以及不同国家的商标确权制度差异,也是商标抢注行为发生的原因之一。商标在中国获得了注册,受中国法律保护,并不意味着在其他国家也受到法律保护。如果要取得其他国家的法律保护,必须在目标国获得注册,这就是商标的海外注册。在商标注册申请方面,有些国家要求申请人有实际使用或者意图使用,而有些国家则没有这样的要求。又如,即使对于同一审查原则,各国的审查标准及执行上也各不相同。并且,除了实体法上的差异,在商标注册申请的相关程序及后续程序,以及在诉讼证据的要求等方面,世界各国都有不同规定。商标国际抢注,就是利用商标权的地域性特点,在海外没有注册过的国家抢注中国企业商标。
第五,商标抢注事件频发一定程度上与当地法律制度发展阶段密切关联。东盟多国目前的法律制度体系有待进一步提升,监管体制不完善,故知识产权保护力度整体不足。以越南为例,遇到纠纷和矛盾,通常以“熟人”“红包”人情等方式模糊处理,而非以规则、制度为约束的规范化处理,这也导致中国企业在当地通过法律手段开展维权工作十分困难。维权工作容易陷入久拖未决状态,或维权结果差强人意,维权时间成本和经济成本大幅增加,导致企业陷入两难境地。
三、做好企业出海商标保护工作
除马德里商标国际注册外,近年来,我国先后与越南、马来西亚、泰国、缅甸、菲律宾、新加坡、印尼、柬埔寨等国签署了商标或知识产权合作谅解备忘录,根据备忘录积极开展知识产权审查、审查员培训、质量控制、自动化与数据库建设等方面的交流,也为我国企业出海保驾护航。
(一)做好商标提前布局、精准布局、适当防御
国家支持企业运用商标品牌参与国际竞争,引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”。企业应以“商标先于市场”的原则做好出海布局,商标布局一定尽可能前置,产品在策划阶段、即将进入市场前,要先启动商标申请。通过马德里商标国际注册等途径,我国企业在国内就可以加强商标海外布局规划。对于申请在先制的国家,提前构建国际市场的商标布局,尽早在拟开辟市场注册商标,是应对企业商标抢注的最有效方法。一旦企业预先进行了商标注册,则抢注者的抢注行为将由于“与在先权利相冲突”而失败。而对于使用在先制的国家,商标被抢注的风险较小,企业也应当尽早在商标投入使用之后提起商标注册,并且在商标使用的过程中保留好使用证据。对于混合制的国家,不仅需要注重对商标的使用以及对使用证据的保存,还需要尽早提起注册,做好两手准备。
相比之下,马德里商标注册是一种较为简便的商标注册方式,可以有效减少企业商标注册的时间和费用。但是,马德里商标注册体系也存在一定风险,如果作为基础申请的商标在基础申请国被驳回,将可能导致该商标在马德里注册体系内的整体失效。还有一些加入了马德里协议的国家提出了与协议不一致的细致规定,这要求企业在做市场和法律调研时更加细致。各企业尽力加强对国内外商标法的了解,一方面利用各国商标注册制度或国际条约尽快注册商标,加强对各国商标注册行为的监管,对抢注行为及时维权,维护企业商标利益和海外市场利益。另一方面,考虑到经济和时间成本,根据产品本身的销售范围、销售战略、地理位置等,选择未来可能拓展的海外市场进行商标注册。此外,避免企业过度保护。商标的申请和维护均需要企业付出大量的时间和经济成本,企业没必要过度、过激保护,因企业发展战略为导向,适度保护为宜。
(二)保留商标在海外使用证据
要杜绝使用但未注册商标的情形,同时也要避免注册但未使用的情形。东盟国家与我国类似,对于商标注册后一定年限未使用的,其他权利人可以申请撤销该商标。为避免竞争对手、同行业人员对商标撤销行为,企业要有意识地收集使用证据,以便于日后维权。要注意将实际使用和推广的标识与申请注册标识尽量统一,在指定类别和商品服务方面,除覆盖主营领域,还要适当扩大保护范围。通过实际的使用及宣传扩大品牌知名度和影响力的同时,保证了商标在东盟国家获得法律保护具有稳定的事实基础。
(三)做好商标日常监管工作
相比于事后维权,事前异议的成功概率更大,并且费用更低、耗时更短,对企业国际业务的开展影响更小。企业可以利用国内优质的代理机构、数据软件等资源,对近似商标的申请进行监控。国际上各个国家都对商标审核规定了异议期制度,因此企业应当利用好该制度,在异议期间提出阻止申请,一旦发现近似商标,及时采取法律措施。“洋河”商标被泰国抢注案便是在异议期间提出异议,夺回商标权利的典型案例。此外企业应积极发挥经销商维护品牌的作用,除通过管理制度、合作协议约束和规范经销商行为外,企业可以在商标维权领域积极发挥经销商作用,经销商一般在销售的一线,更容易发现商标侵权行为,如果他们能够及时发现侵权、提供情报、实施打击侵权行为,将有利于权利人开展工作。
四、结语
我国企业出海,知识产权保护是必须重视的问题。企业需要提高知识产权保护意识,加强与专业法律机构的合作,积极应对可能出现的知识产权纠纷。商标被抢注后,通过发送警告函,积极在相关国家和地区进行备案,通过协商转让、溢价购买、商标异议、无效宣告、司法诉讼等方式,综合手段解决纠纷。
除商标保护外,企业出海还要做好专利、商业秘密、用工风险以及企业合规等风险防范措施,限于篇幅所限,其他权利保护措施我们后续专章论述。相信通过专业全面的风险预防措施,我国企业将能更好地在海外市场稳健发展。