商标授权许可研究：王老吉商标之争引起的反思
2021-10-10 08:25
漫步超市发现，凉茶产品已鲜有人问津。笔者有幸在大学期间与导师研究“红罐之争”那一场场堪称教科书式的案件，遂产生梳理想法。本文借整理“红罐之争”商标争议部分，引出商标授权许可的若干思考。（本文约3500字，研读耗时5分钟）
一、“红罐之争”起源
1828年，王泽邦在广州十三行开设第一间“王老吉凉茶铺”，深受街坊欢迎，被誉为“凉茶王”。
由于特殊历史背景原因，“王老吉”凉茶配方分别由内地的广州药业股份有限公司（简称“广药集团”）与居住香港的王氏家族后人掌握，广药集团注册“王老吉”商标，拥有商标专用权。
自1995年起，广药集团授权许可加多宝（中国）饮料有限公司（以下简称“加多宝集团”）使用“王老吉”商标。加多宝集团开始生产红罐王老吉，而广药集团生产绿盒王老吉。
2001年，加多宝集团与广药集团签署《“王老吉”商标许可补充协议》，将“王老吉”商标的授权许可期限延长至2020年，每年的商标使用费为500余万元，协议由时任广药集团副董事长、总经理的李益民签订。
2005年，广药集团副董事长、总经理李益民被控收受加多宝集团贿赂，一审判处无期徒刑；同时被公安机关调查的还有加多宝集团实际控制人陈鸿道。
2011年4月，广药集团向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求认定李益民续签的《“王老吉”商标许可补充协议》无效，认定商标许可期限已于2010年5月2日到期。由此展开将近十年的“红罐之争”。
二、“红罐之争”商标战
2012年5月9日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出（2012）中国贸仲京裁字0240号《裁决书》，裁决：
1. 《“王老吉”商标许可补充协议》和《关于“王老吉”商标使用许可合同的补充协议》无效。
2. 鸿道集团（笔者注：也就是加多宝集团）停止使用“王者吉”商标。
3. 本案仲裁费为人民币928,517元，由广药集团、鸿道集团各负担50%,即各负担人民币464,258.5元。
裁决的主要理由是：2005年7月1日，广东省广州市中级人民法院作出(2005)穗中法刑二初字第87号一审刑事判决，其中认定：2000年至2003年，被告人李益民在担任广药集团副董事长、总经理期间，利用职务之便，在广药集团与鸿道集团签订“王老吉”商标许可协议的过程中，先后三次收受鸿道集团董事长陈鸿道贿送的港币共计300万元，构成受贿罪。李益民不服，上诉到广东省高级人法院，该院于2005年9月26日作出(2005)粤高法刑二终字第370号二审刑事判决，对李益民收受贿赂的事实予以确认，对判决结果予以维持。陈鸿道涉嫌刑事责任问题，目前仍处于取保候审状态。基于此，仲裁庭认为：广药集团原副董事长、总经理李益民与鸿道集团董事长陈鸿道之间三次受贿和贿送共计300万元港币的事实已经法院判决认定，受贿和贿送的时间与两份补充协议订立的时间契合，陈鸿道向李益民贿送300万港币的目的是两份补充协议的订立，李益民利用职位之便为陈鸿道担任董事长的鸿道集团谋取利益，李益民为鸿道集团谋取的利益是两份补充协议的订立，两份补充协议的订立既损害由李益民担任副董事长和总经理的广药集团的利益，也损害国家利益。因此，两份补充协议的订立属于《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项所规定的“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的情形，两份补充协议应当被认定为无效。
由于仲裁具有保密性，笔者无法找到涉案《仲裁裁决书》以及商标授权许可合同的原文，以上记录为后续（2015）民三终字第2号《民事判决书》记载。基于公安机关认定加多宝集团与广药集团签约负责人之间存在恶意串通，仲裁一裁终局认定合同无效、加多宝集团失去“王老吉”商标授权许可，由此展开了耗时仅十年的“红罐之争”系列案。
前车之鉴，后车之师，无论商标注册人抑或是商标被许可人，经营过程中应始终有着商标战略思维，避免商标侵权。
三、商标授权许可的若干反思
笔者认为，“王老吉”商标争议，乃至后续“红罐之争”并非毫无征兆，而是早有伏笔。深入调研本案，对商标授权许可的几个重点环节加以反思，可在一定程度上避免商标使用可能产生的争议。
1. 商标授权许可合同主要包含什么内容？
吴汉东老师的著作《知识产权法》（北京大学出版社2003年版，第208页）中记载“注册商标许可使用合同的内容应当包括：
（1）合同双方当事人的名称、地址、法定代表人的姓名；
（2）许可使用的商标、注册证号码、使用期限、使用商品的种类和名称；
（3）许可使用商品的质量标准；
（4）许可人监督商品质量的措施；
（5）被许可人保证商品质量的措施；
（6）商品销售的价格、范围；
（7）商品的产地、厂名和标注方法；
（8）合同发生纠纷后的解决方式；
（9）许可商标被侵权后的处理方式；
（10）许可使用费的计算方法和付费方式；
（11）违约责任；
（12）双方认为需要约定的其他事项。”
在商标授权许可合同中，常规的审查包括：商标注册备案以及注册人有权许可审查；质押商标经质权人同意；共有商标共有人同意；商标专用期限、办理备案续期义务等。同时，对商标授权许可后常出现争议的以下问题还应仔细反思。
2. 明确商标授权许可的种类及使用范围
实践中，商标法的授权许可使用的种类分为：独占许可、排他许可、普通许可。而商标授权许可的使用范围，则包含生产、包装广告宣传、展览、销售等商业活动。因此，仅在合同中概括描写授权许可使用的种类是远远不够的。
根据商标的不同，商标的适用场景和使用范围有所不同。如果合同约定的使用范围存在瑕疵或误解，将来有可能演变成商标侵权诉讼。
“New balance”商标侵权纠纷案中，美国新平衡运动鞋公司与阳江友联公司签订《商标许可合同》，但合同未明确约定商标的授权使用范围，也仅约定友联公司有权生产相关产品并在产品包装上使用商标，没有约定被许可人阳江友联公司有权销售其生产的产品。
新平衡运动鞋公司以友联公司擅自销售其生产的运动鞋为由，提起商标侵权诉讼。广东省高级人民法院在二审判决中认为：《商标许可合同》虽然没有明文约定阳江友联公司自主销售的问题，但结合合同的目的、交易习惯以及合同其他条款的内容，应当认定阳江友联公司可以自主销售指定的商品。新平衡公司声称阳江友联公司没有销售权、擅自销售构成侵权的主张是不成立的。
笔者认为，如按照新平衡运动鞋公司本案主张，授权使用范围仅包括生产不包括销售，那生产的产品无法销售流通，则不符合经济逻辑。商标授权的范围可以是生产、销售，若仅约定了生产，则可能在前期起草合同时考虑不周到，或故意为之。
实务操作中，为避免商标使用范围约定不明引发争议，商标授权许可合同可以具体明细商标的使用范围，从产品外包装设计，至生产地址、销售范围、指导零售价等具体细节采取“正面清单列举型”；即便无法穷尽列举，也可记载兜底的“授权范围仅限上述列举，超出范围外，被许可人应另行获得授权。”
3. 商标授权许可应特别留意许可期限以及无法续期的后果
本案《“王老吉”商标许可协议》，其本质是加多宝集团“租用”广药集团的商标专用权。合同期限届满后，加多宝集团不再对商标享有任何权利。加多宝集团授权使用“王老吉”商标17年之久，却在一夕之间被迫放弃所有成果。
商标作为无形资产，使用越多、知名度越高，知名度越高、商标价值也越来越高，作为被许可人，应当时刻确保商标的许可期限，并根据许可期限制定经营战略。
在商标授权许可合同中，被许可人为了主动保护自己权利，可约定主动续约权、保证续约、授权期满过渡期等条款。即便合同中无法约定保证续约条款，也可采取产品的双重商标张略，最大化保证商标许可期限届满后，可继续享有商标增值部分的利益。
假设加多宝集团从一开始，便同时生产印有“王老吉”与“加多宝”的凉茶，那么本案便可能是另一个故事。
4. 确定公平的商标授权许可使用费
商标授权许可使用费的公平与否，主要取决于许可人与被许可人的商业谈判地位，但如果许可使用费不能达到双方认同的“实质公平”，可能对和谐的合作关系存在不利影响。
同样在上述“New balance”商标侵权纠纷案中，新平衡公司主张《商标许可合同》缺少商标许可使用费条款，即缺少合同“对价”，不是一份独立的合同。但法院认为：商标许可使用合同中，被许可人向许可人支付使用费用是获得注册商标使用权的一个重要条件，但许可费用并不是合同必须具备的条款，许可人和被许可人可以自行约定是有偿还是无偿使用注册商标。
笔者认为，独占授权许可以外的商标授权许可，其实质是各方共同合作经营商标，授权许可使用费可以灵活选用固定费用、销售额百分比的方式。据悉，广药集团下属的合资公司王老吉药业，每年按销售额的2.1%向广药集团缴纳王老吉商标使用费。
5. 约定商标增值部分价值归属
2010年11月10日，广药集团在“中国知识产权(驰名商标)高峰论坛暨广药集团王老吉大健康产业发展规划新闻发布会”上宣布，广药集团旗下“王老吉”品牌价值，经北京名牌资产评估有限公司评估为1080.15亿元，成为目前全中国评估价值最高的品牌。
“王老吉”商标使用过程中，涉及非常多的营销增值，例如“汶川地震”一亿元捐款等。在加多宝集团失去商标使用权后，商标专用权“物归原主”，增值部分由广药集团享有。
作为商标被许可人，如何确保不为别人“做了嫁衣”？授权许可双方可在《商标许可合同》中对商标增值部分权利进行约定，例如：可在合同中约定对赌条款、销量激励条款等。
而作为商标注册人/许可人，可约定授权期届满后的合同后义务，避免被许可人利用商标的经营成果，为自有商标“引流”，后续加多宝集团广告词一案中，正是因为“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”导致争议（后续文章将进行具体分析）。
四、总结
商标之战打响了“红罐之争”的第一枪。“红罐之争”不仅是知识产权律师的入门研究课题，更是企业商标战略的入门课题，企业应当重视商标运用战略，并根据经营状况适时调整。只有重视商标战略，才能经营好一个企业的品牌。
下一期，笔者将分析“红罐之争”的白热化战斗——红罐装潢之战。
作者：刘佑华律师
「刘佑华律师团队」（Liu Youhua & Co. Law Office）由创始人刘佑华于2019 年发起，团队呈现年轻化、专业化、数字化特点，以创新专业为方针，旨在建设珠三角独树一帜的律师团队。 本文著作权由刘佑华律师及律师团队共同所有，本文配图为自行购置拍摄，仅供个人学习、研究使用，本文不视为正式的法律意见。如需转载，请与作者联系。返回搜狐，查看更多
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