在通用名称的判定中，既要防止标准过严，使得本应该属于公共资源的标志被不当垄断；又要避免标准过宽，把本应该属于私权排他使用的标志强行纳入到公共领域。
作者 | 杜颖 中央财经大学法学院教授 博士生导师 知识产权研究中心主任
编辑 | 季文梨
与商标告诉消费者商品的来源不同，通用名称直接告诉消费者要买的东西是什么，而不是谁生产的什么商品。[1]通用名称的判定问题本质上是商标显著性的判定问题。商标显著性是商标的灵魂，商标显著性理论是商标法学研究的原点和核心，商标显著性规范是商标法律制度的主干，从这个意义上说，我们无论怎样强调商标显著性的重要意义都不为过。而在商标显著性判断中，通用名称的判定又是一个非常重要却极其复杂的问题。通用名称的判定问题之所以重要，是因为它伴随着商标的全生命周期，贯穿商标法律制度的始终。在商标注册的异议程序、注册后的宣告无效程序、权利维持中的撤销程序、作为抗辩事由在商标侵权程序中，通用名称的判定问题都可能出现。而且，商标显著性一旦退化，商标标志成为商品的通用名称，就可能发生商标被撤销的失权后果，而不论商标已经注册多少年。通用名称的判定问题之所以复杂，是因为在上述各个不同的程序中，通用名称的判定虽有共性，但又呈现出差异；加之显著性变化的动态性或流动特征[2]和通用名称判断本身不可避免带有的主观性，进一步加剧了精确把握问题的难度。本文基于我国《商标法》的现有规范，结合司法实践的经验，对通用名称的商标法律制度架构和判定问题做一个初步分析。
一、我国《商标法》关于通用名称的制度架构
我国现行《商标法》直接规定通用名称的条文有三个，即第11条第1款第1项、第49条第2款和第59条第1款。
从条文定位来看，第11条是关于注册商标构成要件的显著性要件规定[3]，第11条第1款第1项规定了“仅有本商品的通用名称、图形、型号的”标志不得作为商标注册，这实际上是关于通用名称在商标法上意义的一般性规定，发挥通用名称的基础性条款的作用。第49条第2款规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”，该条款是关于商标丧失显著性退化为通用名称以及商标连续三年不使用的商标撤销规定。第59条第1款规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”，该条款是关于商标侵权程序中被控侵权人以通用名称主张不构成侵权的抗辩规定，也是商标权保护的例外情形中商标正当使用的规定。
除以上三个直接规定通用名称的条款外，《商标法》还有关于以通用名称为由在商标注册前启动异议程序和在商标注册后启动宣告无效程序的规定，分别规定在《商标法》第33条和第44条。第33条规定，“对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，……任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议”，由此规定可知，以通用名称为由提出商标注册异议的，不限定异议申请主体。第44条第1款规定，“已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”，由此规定可知，在商标标志为通用名称的情况下，商标行政主管部门可以依职权启动宣告无效程序，任何主体也可以依申请启动宣告无效程序。相对于第45条规定的以相对事由在商标争议期间五年内（恶意注册驰名商标的情况除外）启动无效宣告程序来说，以通用名称启动宣告无效程序不限定无效宣告的申请主体，同时也不限定在五年争议期间内提出，商标标志是通用名称属于启动宣告无效程序的绝对事由。
此外，关于商标被宣告无效或者被撤销后的法律后果分别规定在《商标法》第47条和第55条第2款。第47条规定了商标被宣告无效的溯及力以及不溯及的例外情形，据此，一般情形下商标被宣告无效后，注册商标专用权视为自始即不存在。与此不同，被撤销的注册商标，由商标局予以公告，注册商标专用权自公告之日起终止。因此，商标被宣告无效是自始无效，其法律效力向前溯及；而商标被撤销的失权后果只是向后发生，不溯及过去。
二、通用名称的判定标准
我国商标法律法规、司法解释以及部门规范性文件对通用名称的判定标准从各个方面进行了明确，本文主要从依据、时间节点和地域范围三个方面予以探讨。
（一）通用名称的判定依据
通用名称可以分为两类，一类为法定的通用名称，一类为约定俗成的通用名称。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(以下简称《授权确权规定》)第10条第1款规定，“依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称”，该类通用名称属于法定通用名称。只有该标志为“法律规定”“国家标准”或“行业标准”中明确规定为通用名称的，方才构成法定通用名称。 法定通用名称的认定对证据的规范性要求很高，且对证据类型为穷尽式列举，限定为“法律规定”、“国家标准”、“行业标准”，不得扩张解释。当然，也会有列入国家标准的商标标志仅为一个市场主体使用的情况，此时司法实践并不倾向于将商标标志判定为商品通用名称。例如，在漳州片仔癀药业股份有限公司与国家知识产权局、厦门中药厂有限公司商标不予注册复审行政纠纷案中，最高人民法院判决指出，尽管相关药典与国家标准有关于“八宝丹”的介绍，但并无证据表明除厦门中药厂外，目前国内还有其他药品生产企业生产“八宝丹”产品，这种长期唯一的提供主体能够在客观上形成稳定的市场格局，使相关公众在看到“八宝丹”时，通常会将其与厦门中药厂形成对应联系，“八宝丹”已经具有指示商品来源的意义，并没有通用化。[4]
(2019)最高法行申2811号
查看知产宝“八宝丹”案再审裁定书
《授权确权规定》第10条第1还款规定，“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考”，这是通用名称的第二种类型—约定俗成的通用名称。相对于可以依据客观证据的法律规定、国家标准和行业标准判定的法定通用名称来说，约定俗成的通用名称的判定更为复杂。它要透过纠纷解决者审视相关公众的一般认知，这就必然会带入纠纷解决者以及相关公众的主观认识，而能够证明这种认识的直接证据很有限，主要是消费者问卷调查证据。[5]在《商标审查审理指南》有关证明通用名称的证据列项规定中，除了参考辞典、专用工具书、国家或者行业标准外，相关行业组织的证明、市场调查报告等都可以作为参考。这里的市场调查报告就是消费者问卷调查证据。但是，因为问卷设计、问卷开展方式、问卷发放和分析机构的中立性等方面的问题，目前我国司法实践对消费者问卷调查证据的认可度不高。这进一步加大了约定俗成的通用名称的认定难度。有难度便意味着就判定问题会产生很大的争议，从这个意义上说，在具体案件中判断商标退化为约定俗成的通用名称应当谨慎，尤其对于注册时间较长、权利人持续经营，甚至已经产生相当知名度的商标。在我国目前的营商环境下，往往越有知名度的商标越容易被人搭便车，权利人想要完全清除这些行为产生的“噪音”并不容易。在这种情况下，如果不是权利人自己对搭车侵权行为放任不管、听之任之，使他人的使用行为导致商标显著性急剧退化，且有相当扎实的证据证明在相关公众的认识中商标标志已经退化为通用名称，就不宜做出通用名称的判定，否则商标权人辛苦经营建立的商誉会付之东流，给其带来极为不公平的后果。
（二）通用名称判定的时间节点
在不同的程序中，判定标志是否为通用名称的时间节点也不同。在商标异议程序中，一般以商标申请日时的事实状态为准。异议审查/复审时事实状态发生变化的，以异议审查/复审做出时的事实状态判断其是否属于通用名称。在武夷山市桐木茶叶有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案中，北京市高级人民法院指出，该案中，被异议商标于2007年3月9日申请注册，指定使用在“茶、冰茶、茶饮料、茶叶代用品”等商品上，现有证据未证明此日之前除正山茶叶公司外，其他市场主体使用“金骏眉”这一名称指代某一类茶商品，也未能证明茶商品领域中的相关公众将“金骏眉”作为商品名称加以识别和对待，因此，依据在案证据，不能证明在被异议商标申请注册时，“金骏眉”已被相关公众作为茶等商品的通用名称加以识别和对待，故不能认定在被异议商标申请注册时，“金骏眉”属于茶等商品的通用名称。但是，综合正山茶叶公司和桐木茶叶公司提供的相关证据，足以证明在第53057号裁定（指该案异议复审裁定—笔者注）作出时，“金骏眉”已作为一种红茶的商品名称为相关公众所识别和对待，成为特定种类的红茶商品约定俗成的通用名称。因此，基于第53057号裁定作出时的实际情况，应当认定被异议商标的申请注册，违反了《商标法》第11条第1款第1项的规定。[6]该案司法审查针对的是异议复审裁定，将通用名称判定的时间节点确定在异议复审裁定做出之时，相当于行政诉讼法观点上行政行为作出日的标准。[7]
(2013)高行终字第1767号
查看知产宝“金骏眉”案二审判决书
在商标无效程序中，根据《授权确权规定》第10条第4款的规定，人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。
综上，在商标异议和无效程序中通用名称的判定是对商标申请是否符合显著性要件而应予核准注册进行判断，因此，通常应当以商标申请时的状态作为判断的时间节点，但对于在商标申请后异议或者无效申请审查过程中事实状态发生变化的情形，则应当根据变化了的实际情况加以认定。
关于在撤销程序中判定注册商标成为其核定使用商品的通用名称的时间点，《商标审查审理指南》规定“一般应以提出撤销申请时的事实状态为准，案件审查审理时的事实状态可以作为参考。”北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》在19.2也规定了注册商标通用化判断的时间点，即“认定诉争商标是否属于通用名称，一般以当事人向商标撤销审查部门提出撤销申请时的事实状态进行判断，评审时的事实状态可以作为参考”。对于撤销复审案件，原则上应当以商标局受理撤销申请时为裁判基准时，也是担心延后至撤销复审申请时或者裁判机关审理时会诱发道德风险。[8]
在商标侵权案件中，若被告提出正当使用抗辩时主张涉案商标构成通用名称，则应当举证证明涉案商标在被控侵权行为发生时构成通用名称，被控侵权行为一直持续的，案件审理时的事实状态也要考虑。当然，正如后文所述，在民事侵权案件中判定通用名称会给商标权人带来致命的后果，除了明显存在权利滥用、有切实的证据确实能够证明商标标志已经退化为通用名称等情况，通用名称的认定还是留给行政授权确权程序解决为宜。
（三）通用名称判定的地域范围
《授权确权规定》约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。该规定与2010年出台的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）第7条的规定相比无实质变化。据此，通用名称认定的地域范围问题，以全国通用为原则，以特定情形下的通用为例外。特定情形主要是“历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品”的规定，实际上是针对一些历史悠久的地方土特产的例外情形。除了这种特殊的例外情形之外，其他情形都应当以全国范围为判断标准。司法实践也一直采用这一原则。在福州米厂与五常市金福泰农业股份有限公司等侵害注册商标专用权纠纷案中，最高人民法院认为，被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区，而是销往全国各地。在这种情况下，被诉侵权产品相关市场并非较为固定在五常市地域范围内，应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称。以全国范围内相关公众的通常认识为标准，现有证据不足以证明“稻花香”属于约定俗成的通用名称。[9]
（2016）最高法民再374号
查看知产宝“稻花香”案再审判决书
由此可见，判断约定俗成的通用名称，应当以全国范围为一般原则，只有极特殊情况下才以特定相关市场作为判断标准，而此种例外情形的适用条件是非常严格的。首先，商标使用的商品必须是在相关市场固定的商品；其次，固定相关市场的形成是由悠久的历史传统、风土人情和地理环境等因素导致的。例如，在鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司与山东鲁锦实业有限公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案中，涉及到“鲁锦”一词的通用名称判断问题，法院指出，鲁西南民间织锦是山东民间纯棉手工纺织品，纹彩绚丽，灿烂似锦，在鲁西南地区已有上千年的历史。“鲁锦”这一称谓是上世纪80年代中期，为解决山东省棉花积压、解放妇女劳动力，开发鲁西南民间织锦，使其与现代生活结合这一背景下新起的“名字”，经过多年的宣传与使用，相关公众所知悉的“鲁锦”就是指代山东传统民间手工棉纺织品，亦即人们所说的“粗布”、“老土布”。[10]但是，这种情况下的通用名称判定也要慎之又慎，特别需要考虑是否可能存在保护地理标志的情况。如果地方特色产品已经作为地理标志受到保护或者具有地理标志保护的可能性和必要性，则不宜判定通用名称，以免给地理标志的保护造成阻碍。
(2009)鲁民三终字第34号
查看知产宝“鲁锦”案二审判决书
三、通用名称判定各程序之间的关系
依据上文所述，判定通用名称涉及到不同的程序，那么，在这些程序中的通用名称的判定结论是否彼此牵连？本文以为，因为各个程序中通用名称判定的时间节点不同，各个程序中通用名称认定的法律后果不同，而显著性的认定又是一个不断变化的过程，因此各个程序中对通用名称判定的结论各自具有相对独立性。因为依据通用名称宣告注册商标无效的申请不受五年争议期间的限制，所以在极端情况下，也会出现商标注册五年甚至更多年以后依据通用名称事由启动无效宣告程序的情况，而这时若商标标志在注册申请或者核准注册时确实是通用名称但经过使用已经产生了第二含义，商标获得了显著性，问题的处理就极为复杂。对此，我国台湾“商标法”的规定或许可资参考，其规定评定案件经评定成立者，应撤销其注册。不得注册之情形已不存在者，经斟酌公益及当事人利益之衡平，得为不成立之评定。当然，这只是一种极端情况，一方面因为注册很多年以后再回溯到过去证明商标标志为通用名称的证据很难获得，存在证明障碍；另一方面，一般情况下，对于已经具有显著性的商标再回溯进行有效性挑战的必要性和现实意义都不大。除此极端情形之外，一般情况下，以通用名称启动商标异议程序后，异议不成立获得注册的，宣告无效程序会在相对短的时间内启动，在这种间隔时间较短的情况下，通用名称判断的时间节点相近，商标显著性一般也不会发生太大的变化。因此，一般情况下，异议程序和无效程序中对通用名称判定的结论具有相对一致性。但是，异议和无效程序中关于通用名称的判定结论和撤销程序之间的判定结论是否应该一致，以及在侵权程序中若被控侵权人提出了通用名称抗辩，此时该如何与授权确权程序协同考虑，是值得谨慎思考的问题。
（一）异议/无效程序与撤销程序之间的关系
上文已述，在异议/无效程序与撤销程序中，通用名称判定的时间点不同，虽然无效程序的启动也在商标获得注册之后，但因为无效程序要解决的就是商标申请注册时实际存在的问题，所以无效纠纷审理机关仍然需要以相关诉争商标申请时或者核准注册时的情况为参考基准，这也与被无效的商标视为自始即不存在的法律效果相一致。而撤销程序则不同，撤销程序针对的是撤销程序启动时的情况，不回溯至申请或者核准之时。《商标审查审理指南》也明确规定了《商标法》第49条第2款依据通用名称撤销商标注册的适用条件，即(1)注册商标在其获准注册之时尚未成为其核定使用商品的通用名称；(2)注册商标在市场实际使用过程中，丧失了其识别商品来源的功能，在被提出撤销申请时已成为其核定使用商品的通用名称。该规定进一步明确了第49条第2款规定的是自始不是通用名称的情况，这也与其向后发生撤销失权的后果一致。因此，通常情况下，即使有在先异议/无效程序对商标标志是否为通用名称进行了判定，因为其针对的是在商标申请或者核准注册时间点的事实状态，对针对撤销申请时事实状态进行判断的撤销程序中通用名称的判定原则上不发生影响。
（二）授权确权程序与侵权程序之间的关系
通常情况下，关于通用名称的商标授权确权在先，即判断商标有效性的宣告无效程序或者撤销程序先对商标是否本身就是通用名称或者已经退化为通用名称进行判断。但是，在实践中，也会存在在商标侵权诉讼中通用名称作为侵权抗辩事由被首先提出的情况。在这种情形下该如何处理？本文认为，除非存在商标是通用名称的客观证据，例如存在能够证明标志属于法定通用名称的客观证据的情况，否则法院最好不对商标标志是否通用化做出直接评价。当然，是否应中止程序，以及程序中止带来具体制度的连锁反应该如何处理，可能还需要进一步考虑。这一方面是因为要考虑维持民行案件的结论一致，避免民事案件和行政案件判定结果出现差异而损害司法权威；另一方面也是审慎进行通用名称判定的内在要求。前文已述，商标显著性判断既具有变动性，又具有主观性，通用名称的判断更是复杂，为此，我国商标法律制度对与通用名称相关的商标有效性问题设置了不同的程序。不同的程序下，判断通用名称有不同的程序要求和实体适用要件，行政主管部门经审理后，司法机关还要通过两审终审对这些行政结论进行司法审查。如果仅仅通过一个商标侵权诉讼程序以侵权抗辩为据就判定注册有效的商标已经退化为通用名称，本身会影响商标注册人的程序性权利，威胁商标注册秩序的稳定性。因此，除非有切实的客观证据能够证明商标确实是通用名称，否则本文建议将通用名称的判定还是留给专门的授权确权程序解决。
四、结语
通用名称的判定以及与通用名称相关的商标权保护问题，既涉及对个体权利人权利的保护，又涉及正常的市场竞争秩序的维护。我国商标法律制度关于通用名称的规范相对来说是丰富的，但是相关程序之间的衔接和协调还有完善的空间，制度具体适用还需要进一步明晰化。无论如何，科学判定通用名称是制度良性运行的前提，它关系到私权保护与公共领域的界分，只有依法准确判定通用名称，才能有效保护商标权人的应有权利，同时又能避免私权不当扩张甚至滥用挤占或者破坏公共领域。在通用名称的判定中，既要防止标准过严，使得本应该属于公共资源的标志被不当垄断；又要避免标准过宽，把本应该属于私权排他使用的标志强行纳入到公共领域。
附表：通用名称判定的商标法制度架构及内容
所处
程序
依据（除《商标法》第11条第1款第1项外）
判定时间节点
判定后的法律后果
异议
程序
《商标法》第33条
商标申请日+异议审查/复审做出时
商标不予注册
无效
程序
《商标法》第44条第1款，第47条，《授权确权规定》第10条第4款
商标申请日+核准注册时
商标自始无效，判定有溯及力
撤销
程序
《商标法》第49条第2款，第55条第2款，《商标审查审理指南》第17章4.2
撤销申请日+案件审查审理时
商标自撤销公告之日起权利终止，判定无溯及力
侵权
程序
《商标法》第59条第1款
被控侵权行为发生时+案件审理时
商标侵权不成立，被控侵权人不承担责任
备注： 异议程序含不予注册异议复审和2013年《商标法》修订前注册异议复审
注释
[1] 杜颖：《通用名称的商标权问题研究》，载《法学家》2007年第3期。
[2] 杜颖：《商标法》，北京大学出版社2016年第三版，第19页。
[3] 杜颖：《商标法》，北京大学出版社2016年第三版，第14页。
[4] 中华人民共和国最高人民法院行政裁定书(2019)最高法行申2811号。
[5] 杜颖:《商标纠纷中的消费者问卷调查证据》,载《环球法律评论》2008年第1期。
[6] 北京市高级人民法院行政判决书(2013)高行终字第1767号。
[7] 钟鸣：《商标授权确权行政诉讼的裁判基准时》，文章来源于知产力公众号，https://www.zhichanli.com/p/1632567130，2022年8月16日最后访问。
[8] 钟鸣：《商标授权确权行政诉讼的裁判基准时》，文章来源于知产力公众号，https://www.zhichanli.com/p/1632567130，2022年8月16日最后访问。
[9] 中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2016）最高法民再374号。
[10] 山东省高级人民法院民事判决书(2009)鲁民三终字第34号。
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
图片来源 | 网络
